国家知识产权局第一批知识产权行政执法指导案例（4-5号）

为深入贯彻落实中央全面加强知识产权保护工作决策部署，统一执法标准，提高办案水平，加强知识产权行政执法业务指导工作，国家知识产权局发布了第一批知识产权行政执法指导案例。案例对推选经过、指导意义、案件要点等进行详细解读和说明。现转发（指导案例4-5号），请辖区企业仔细学习、认真思考，对照经典案例进行自查，避免知识产权违法行为的发生。

指导案例4号“河北省邯郸市知识产权局调解专利分案申请临时保护纠纷案”的理解与适用

2020年12月14日，国家知识产权局发布了知识产权行政执法指导案例“河北省邯郸市知识产权局调解专利分案申请临时保护纠纷案”（指导案例4号）。下面就该指导案例的理解与适用进行说明。

一、推选经过和指导意义

2019年11月，国家知识产权局启动知识产权行政执法指导案例的推选工作，河北省知识产权局向国家知识产权局推荐该案例作为参评指导案例。根据国家知识产权局《关于知识产权行政执法案例指导工作的规定（试行）》，经审核遴选、专家评审、案例指导工作委员会审议，认为该案例在认定分案申请的临时保护期限方面，具有指导意义，可作为备选指导案例。2020年12月，经国家知识产权局局务会审议通过，该案例作为第一批指导案例发布。

“临时保护”是专利领域特有的一种保护制度，是指申请人有权要求在发明专利申请公布至授权期间，实施该发明的单位或个人支付适当费用。因此，对于申请人来说，除了在发明专利被授权后能够受到专利权保护，其还享有在发明专利申请公开日至授权日期间受到临时保护的权利。但专利法及专利法实施细则对于临时保护期的规定相对较为原则，对分案申请临时保护期限起算点等情形并未作出具体规定。该指导案例基于相关法律法规的立法精神，结合案件实际，对发明专利申请特别是分案申请的临时保护期起算日作出明确认定。其确立的原则对于正确理解和适用专利法第十三条关于“临时保护”的规定具有指导意义，有利于保护专利权人的合法权益，也有助于平衡权利人和社会公众之间的利益。

二、案件要点的解读与说明

该指导案例的案件要点明确：“临时保护期”为发明专利的公开日至授权日；其中对于分案申请的公开日判断，以其母案、分案申请中较早的公开日为准。该指导案例中母案申请公开日早于分案申请公开日，故以母案申请公开日为分案申请临时保护期的起算点。

（一）关于“临时保护期”的法律规定

专利法及专利法实施细则对“临时保护期”作了相应规定。专利法第十三条规定“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”专利法实施细则第八十五条第一款第（四）项进一步规定“管理专利工作的部门应当事人请求，可以对在发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷进行调解。”专利法实施细则第八十五条第二款还专门规定“当事人请求管理专利工作的部门调解上述纠纷的，应当在专利权被授予之后提出。”

根据上述规定，“临时保护期”从发明专利申请公布之日即公开日开始起算，并至该发明专利授权公告之日终止。一般而言，发明专利申请的公开日是明确的，即经初步审查合格后自申请日起满十八个月公布，或者根据申请人的请求提早公布。而当一件发明专利申请存在单一性缺陷时，申请人为克服该缺陷可提出分案申请，或者在符合单一性的情况下申请人亦可主动修改而提出分案申请。分案申请通常与作为分案基础的母案申请存在不同的公开日。在确定分案申请的“临时保护期”时，就需要明确是从分案申请的公开日起算，还是应当从母案申请的公开日起算。专利相关法律法规对此并没有明确的规定。

（二）对分案申请临时保护期起算日的认定及相关理由

对分案申请临时保护期起算日的认定是该指导案例的核心问题。对于这一问题，有两种不同的观点。第一种观点认为应当将分案申请的公开日作为起算日。主要理由是分案申请为申请人单独提出的一类专利申请，其公布程序独立于母案申请，并且分案申请的公开日一般会晚于母案申请；如果将母案申请的公开日作为分案申请临时保护期起算时间点，会不当地扩展分案申请的临时保护期，从而对社会公众的利益有所损害。另一种观点则认为应当以母案申请和分案申请中较早的公开日作为分案申请临时保护期的起算日。该指导案例采纳了这一观点。这主要是考虑到临时保护是对申请人公开其发明的一种权益保护，应着重考虑其发明内容何时被公布。分案申请源于母案申请，根据专利法实施细则第四十三条的规定，分案申请的内容不得超出母案申请记载的范围。由此可见分案申请的发明内容应该在母案申请中已有记载，因此应当以最先公开发明内容的日期作为临时保护期的起算日。

不同于实用新型专利申请和外观设计专利申请经初步审查合格即可被授予专利权，发明专利申请在初步审查合格后，还要经过公布和实质审查才有可能获得授权。根据专利法第三十四条的相关规定，发明专利申请经初步审查合格的，需要由国家知识产权局自申请日起满十八个月予以公布或应申请人的要求提早公布；同时，按照专利法第三十五条的规定，发明专利申请自申请日起三年内，申请人可以随时请求国家知识产权局对其申请进行实质审查。这就是我国对于发明专利申请所实行的“早期公开、延迟审查”制度。其目的在于一方面使申请人有足够的时间考虑是否启动对其提交的发明专利申请的实质审查，如果申请人在综合考虑后撤回申请，在该申请尚未被公布的情况下，申请人还可以通过商业秘密等途径保护其技术内容；另一方面也能使社会公众尽早地了解发明内容，不至于因审查的延迟而阻碍技术信息的传播，同时也有利于公众及时对发明是否符合授权条件提出意见。如果一件发明专利申请经实质审查未发现存在法定驳回情形，便可以被授予专利权。发明专利权自公告之日起生效，此时专利权人便可以根据专利法第十一条的规定获得实施其发明创造的“独占权”。但是在发明专利申请公布至授权公告期间，由于申请处于尚未授权的状态，因此申请人无法依据专利法第十一条的规定获得保护，无权要求他人停止实施发明或赔偿损失，并且因申请文件的公开使得公众已经知悉其发明技术内容，申请人也无法采用商业秘密等方式对其发明进行保护。如果在这段时间允许公众随意实施申请人的发明，而不为申请人提供一种适当的保护，有可能导致发明专利申请人的权益受到明显损害，不利于“早期公开、延迟审查”制度的实施，也不符合专利制度“公开换保护”的宗旨。因此，专利法第十三条规定了对发明专利申请的“临时保护”，即发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。

基于以上分析可知，“临时保护”是申请人在其发明专利申请公布后专利权授予前因第三人实施其公开的发明所获得的一种救济措施，因而在确定临时保护的时间起点时，应当以申请人最早将其希望获得保护的发明内容向公众公开的日期为准。当一件专利申请存在多项发明创造时，根据专利法第三十一条的规定，申请人只能在该申请中保留其中一项发明创造，但申请人可以根据专利法实施细则第四十二条的规定对其他发明创造提出新的专利申请，并保留原申请日。这一新的专利申请即为“分案申请”。分案申请请求保护的发明创造内容源自母案申请，并且在申请人向国家知识产权局提交母案申请时便表达了希望这些发明创造也能获得保护的意愿。同时，根据专利法实施细则第四十三条第一款的规定，分案申请的内容不得超出母案申请记载的范围，也就是分案申请不能新增发明创造的内容。由此可见，当母案申请向社会公众公布时，实际上也已经对分案申请中所期望获得保护的发明创造内容进行了披露。如果第三人通过母案申请的公布提早获知分案申请的发明内容并将其实施，此时也应就这一期间实施相关发明的行为向申请人支付适当的费用。

分案申请可以在母案申请办理授权登记手续届满日前或母案申请被驳回、撤回、视为撤回前提出，而且当分案申请存在单一性缺陷时，申请人在该分案申请满足相关期限要求的条件下可以根据审查意见再次分案。因此，除了极特殊情况外，分案申请公开日晚于母案申请公开日，两者可能会相差几个月甚至几年。如果不对申请人在该时期内的权利予以保护，造成“权利真空”，将会损害申请人的合法权益，也会在一定程度上打击申请人在提交发明专利申请时充分公开其发明内容的积极性。对于实施该发明的单位或个人来说，虽然以母案申请和分案申请的公开日中较早的日期作为“临时保护期”的起算日可能会导致其需要支付更多费用，但是因提早获知相关发明内容而给予申请人合理补偿本身就是其应当履行的义务。

综上可知，该指导案例对分案申请临时保护期的认定，既严格保护了权利人的合法权益，又不会造成权利的过度扩张，较好地平衡了权利人和社会公众之间的利益，符合“临时保护”制度设立的目的和精神。

三、其他需要说明的问题

涉及临时保护的专利纠纷案件与专利侵权纠纷案件性质不同，在临时保护期内实施相关发明的行为，并不属于侵权行为。对于这一期间内实施其发明的单位和个人，申请人享有要求给付合理使用费的权利，但并不享有请求停止该实施行为的权利。管理专利工作的部门对涉及临时保护的案件有着与专利侵权纠纷案件不同的立案标准、办案程序和执法权限。根据专利法实施细则第八十五条的相关规定，管理专利工作的部门对因临时保护期费用支付问题所引起的专利纠纷有调解的权限。但只有当涉案发明被授予专利权之后，当事人才能提出调解请求；对于授权之前所提出的调解请求，应当不予立案。根据专利行政执法办法第二十四条的规定，申请人因发明专利临时保护期费用纠纷请求管理专利工作的部门调解的，应在被请求人同意调解并提交意见陈述书后方可立案；被请求人逾期未提交意见陈述书或者明确表示不接受调解的，管理专利工作的部门应不予立案，并通知请求人。

指导案例5号“无锡新硅微电子有限公司与南京日新科技有限公司侵害集成电路布图设计专有权纠纷案”的理解与适用

2020年12月14日，国家知识产权局发布了知识产权行政执法指导案例“无锡新硅微电子有限公司与南京日新科技有限公司侵害集成电路布图设计专有权纠纷案”（指导案例5号）。下面就该指导案例的理解与适用进行说明。

一、推选经过和指导意义

该指导案例为国家知识产权局集成电路行政执法委员会审理的第一件集成电路布图设计专有权侵权纠纷案件，由国家知识产权局集成电路行政执法委员会（以下简称“行政执法委员会”）推荐作为指导案例。2018年8月16日，行政执法委员会作出处理决定，认定请求人侵权行为成立。处理决定作出后，双方当事人均未就该决定提起行政诉讼。

根据国家知识产权局《关于知识产权行政执法案例指导工作的规定（试行）》，经审核遴选、专家评审、案例指导工作委员会审议，认为该案例在集成电路布图设计专有权载体的确定以及布图设计专有权保护范围的确定方面，具有指导意义，可作为备选指导案例。2020年12月，经国家知识产权局局务会审议通过，该案例作为第一批指导案例发布。

《集成电路布图设计保护条例》对上述原则没有明确的规定，行政执法委员会在该指导案例行政裁决中确定了如下原则：确定布图设计保护范围的载体，以复制件或图样为基础，以集成电路样品为参考。该指导案例的认定结论尊重法规、规章相关规定，充分考虑布图设计专有权登记和保护现状，参考行政、司法实践探索，具备合理性和合法性，对今后办理类似案件具有指导意义。

二、案件要点的理解与说明

（一）权利载体的效力认定

根据《集成电路布图设计保护条例》（以下简称《条例》）第八条的规定，只有经过登记的集成电路布图设计才能获得专有权保护，登记是获得专有权的必要条件。

根据《条例》第十六条与《集成电路布图设计保护条例实施细则》（以下简称《细则》）第十四条的规定，申请布图设计登记应当提交布图设计的复制件或者图样；可以同时提供该复制件或者图样的电子版本，电子版本应当包含该布图设计的全部信息；布图设计已投入商业利用的，还应当提交含有该布图设计的集成电路样品。可见，布图设计专有权的权利载体包括两种形式：复制件或图样、含有该复制件或图样的集成电路样品。两种载体形式所反映的布图设计应当是相同的。也就是说，登记备案时，申请人提交的集成电路样品内部反映的布图设计应当与其提交的复制件或图样所反映的布图设计是一致的。但有些申请人提交的复制件或图样与集成电路样品所反映的布图设计存在不同。此时权利载体是以复制件或图样为准，还是以集成电路样品为准，并没有一个统一标准，给执法实践带来困扰。

根据《条例》第十六条的规定，无论该布图设计是否投入商业利用，复制件或图样都是登记行为的构成要件；只有在投入商业利用的前提下，集成电路样品才成为登记行为的构成要件。可见，从登记行为构成要件这个角度来看，复制件或图样处于布图设计专有权载体的核心地位。另外，布图设计专有权经登记后确立，其面向社会公众产生公示公信的法律效力，社会公众可信赖这种公示而为一定行为。例如，社会公众通过查阅登记备案的复制件或图样，能够直接获取复制件或图样上反映的布图设计，从而避免对受保护布图设计的复制或商业利用，也可以通过改进该布图设计从而促进技术进步；而集成电路样品无法实现这种效果，社会公众通过查阅登记备案的集成电路样品只能得到样品外观，不经专业手段无法得知其内部的布图设计。可见，复制件或图样比集成电路样品的公示公信效力更强。从公示公信效力这个角度来看，应当优先以复制件或图样反映的布图设计为准。

随着集成电路技术的不断发展，传统意义上的复制件或图样已经无法清楚完整地展示集成电路内部布图设计的全部细节，至少需要放大千倍以上才能看清楚集成电路内部的层次和具体细节。对于纳米技术而言，放大倍数要求更高。在登记环节，对于比较复杂的集成电路布图设计来说，要求申请人提交一份能够清楚完整地展示布图设计全部细节的复制件或图样，显得过于苛求，申请成本也过于高昂。因此有些申请人在登记备案时提交的复制件或图样，并不能够清晰表达布图设计的全部细节。单独依靠这种不够清晰的复制件或图样，无法与被控侵权布图设计进行准确的对比分析，不利于查明侵权事实。申请人在登记备案时提交的集成电路样品，经过专业手段处理后能够清楚准确地呈现布图设计的任何细微之处，在此基础上与被控侵权布图设计进行对比分析，能更准确地判断侵权是否成立。可见，集成电路样品可以作为复制件或图样的补充，当登记备案的复制件或图样所反映的布图设计存在某些细节不够清晰，对侵权判断存在影响时，在集成电路样品与复制件或图样一致的前提下，可以使用样品呈现的布图设计来明确复制件或图样的细节。该指导案例中，权利人在登记时同时提交了涉案布图设计的图样和集成电路样品。经鉴定，图样和集成电路样品所反映的布图设计相一致，因而可以利用集成电路样品所反映的布图设计来辅助确定图样的细节。

综上所述，关于权利载体的效力认定问题，行政执法委员会认为：登记时尚未投入商业利用的布图设计，以复制件或图样为准。登记时已投入商业利用的布图设计，复制件或图样能够清晰完整地呈现布图设计全部细节的，以复制件或图样为准；复制件或图样的细节不够清晰，单独依靠复制件或图样无法界定专有权保护范围的情况下，集成电路样品与复制件或图样呈现的布图设计一致时，可以参考集成电路样品来明确复制件或图样不清晰的细节。

（二）布图设计专有权的保护范围认定

根据《条例》第四条的规定，受保护的布图设计应当具有独创性，或者虽然该布图设计由常规设计组成，但该组合作为整体应当具有独创性。根据《条例》第三十条的规定，对受保护布图设计的全部或者其中任何具有独创性部分的复制行为，以及对受保护布图设计、含有该布图设计的集成电路或者含有该集成电路的物品的商业利用行为，视为侵权行为。可见，布图设计专有权的保护范围以该布图设计的所有独创性区域为准。

由于我国对布图设计专有权采用登记备案制度，只要申请人提交的材料符合形式要件，就可以获得登记备案，而且现行法律法规并未要求申请登记时需要对布图设计的独创性作出声明，因此经过登记的布图设计的独创性区域并不明确，社会公众对该布图设计专有权的保护范围缺乏明确预期，容易发生侵权纠纷。侵权纠纷发生时，如何确定布图设计专有权的保护范围，司法实务并不多见，也没有统一标准，给执法实践带来困扰。

该指导案例中，涉案布图设计专有权处于存续期间，权利人结合涉案布图设计的图样，在请求书中声明布图设计共有11个独创性区域，并对各独创性区域的设计要点、实现功能进行了具体说明。在涉案布图设计专有权保护范围的认定方面，行政执法委员会认为：布图设计专有权的保护范围以该布图设计的所有独创性区域为准，布图设计权利人可以就全部独创性区域主张专有权，也可以就其中的一部分独创性区域主张专有权。这属于当事人意思自治范畴，因而在侵权纠纷案件中应当以布图设计为基础，结合权利人在请求书中的独创性声明，确定权利人主张的保护范围，据此与被控侵权布图设计进行比对分析，判断侵权是否成立。同时根据《条例》第二条、第五条的规定，布图设计是指集成电路中元件和互连线路的三维配置，对布图设计的保护，不延及思想、处理过程、操作方法或者数学概念等，电路的功能、电路的原理、要实现的效果、处理过程、设计思想等，不应作为确定保护范围的依据。因此，该指导案例将权利人划分的11个独创性区域认定为布图设计专有权保护范围，与被控侵权布图设计的对应区域进行比对，同时对权利人提交的独创性声明中涉及功能的描述不予考虑。

综上所述，关于如何确定布图设计专有权保护范围，行政执法委员会认为：鉴于布图设计登记时不要求声明其独创性，在侵权纠纷中，应依据权利载体载明的布图设计，结合权利人在请求书中作出的独创性声明，确定权利人主张的专有权保护范围，并以此保护范围为准判断侵权行为是否成立。此外，对于权利人在独创性声明中涉及设计思想、功能的描述，在确定布图设计专有权保护范围时不予考虑。

宁津县市场监督管理局

2022年4月28日